LDD / 지식재산권 항목

법률실사보고서의 지식재산권 항목을 작성할 때에는 어떤 것들을 고려해야 하는가?

 

M&A에서의 지식재산권 항목과 관련된 쟁점 일반에 관하여서는 남문기 이재엽, 국제 M&A 거래에 있어 지적재산권과 관련한 실무상의 주요 쟁점(2014)에서 잘 다루고 있다.  한 번 읽어볼만하다.

 

관심의 대상(1) - 법령에 의하여 보호되는 지식재산에 관한 권리

 

“지식재산”이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식ㆍ정보ㆍ기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(遺傳資源), 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 의미한다(지식재산기본법 제3조 제1호).  지식재산권은 결국 위 “지식재산”에 관한 권리들이다.  참고로 지식재산권/Intellectual Property/IP에 관하여서는 지식재산권이라는 용어와 지적재산권이라는 용어가 혼재 사용되고 있는데, 둘 다 맞는 말이기는 한데 “지식재산권”이 좀 더 최신의 표현이다. 특허청은 이미 1998년 4월 28일에 IP를 지적재산권에서 지식재산권으로 변경하여 사용하겠다고 발표한 바 있다.

보도자료 상세보기 | 특허청

특허청은 지식재산권을 아래와 같이 나누어서 설명하는데, 우리가 실사보고서의 ‘지식재산권’ 항목에서 검토하여야 할 사항이 바로 아래의 사항들이다. 

 

구분	내용
특허권	특허발명에 대한 권리.  발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 의미하며, 대발명이라고도 함.
실용신안권	등록실용신안에 대한 권리.  실용신안은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서, 소발명이라고 함.
디자인권	등록디자인에 대한 권리.  디자인은 물품의 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 의미함.
상표권	상표(단체표장, 증명표장, 업무표장) 등에 대한 권리.
저작권	사람의 생각이나 감정을 표현한 결과물에 대하여 그 표현한 사람에게 주는 권리로 저작인격권과 저작재산권으로 구분. “저작물”에 대한 소유권과 (저작권의 일종인) “저작재산권” 은 구별된다는 점에 항상 유의.  저작물에 대한 소유권은 유체물에 대한 소유권을 의미하고 지식재산권은 무형적 기술에 대한 권리를 의미한다.  따라서 소유권과 지적재산권은 관념상 각각 독립하여 양도될 수 있고, “저작물”에 대한 소유권을 양도한다고 하여 “저작재산권”까지 양도되는 것은 아니다.
저작인접권	저작권에 인접한, 저작권과 유사한 권리로서, 이 권리는 실연자(배우, 가수, 연주자), 음반제작자 및 방송사업자에게 귀속됨.

위 각 권리의 개략적인 내용과 설명은 「특허청, 지식재산권의 손쉬운 이용, 2020. 9」에서 잘 다루고 있으므로 읽어보면 좋다.  통상적으로 법률실사에서 관심을 두는 사항은 산업재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권) + 저작권(컴퓨터프로그램에 관한 저작권 포함)이다.

 

특허청이 안내하는 “산업재산권 법령 체계도” 중 특히 법률실사 과정에서 고려해봄직한 법률 + 저작권법을

합하여 보면, 실사 과정에서 특히 고려할 필요가 있는 법률은 다음과 같다.

 

법률	대통령령	부령
특허법 (특허권)	–  특허법 시행령 –  특허권 등의 등록령 –  특허권의 수용ㆍ실시 등에 관한 규정	–  특허법 시행규칙 –  특허권 등의 등록령 시행규칙 –  특허료 등의 징수규칙
실용신안법 (실용신안권)	–  실용신안법 시행령 특허권 등의 등록령	–  실용신안법 시행규칙 –  특허권 등의 등록령 시행규칙
디자인보호법 (디자인권)	–  디자인보호법 시행령 –  특허권 등의 등록령	–  디자인보호법 시행규칙 –  특허권 등의 등록령 시행규칙
상표법 (상표권)	–  상표법 시행령 –  특허권 등의 등록령	–  상표법시행규칙 –  특허권 등의 등록령 시행규칙
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 (영업비밀)	–  부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 시행령
반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 (배치설계권)	–  반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 시행령	–  반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 시행규칙
저작권법 (저작권)	–  저작권법 시행령	–  저작권법 시행규칙
발명진흥법 (직무발명보상)	–  발명진흥법 시행령 –  공무원 직무발명의 처분ㆍ관리 및 보상등에 관한 규정	–  공무원 직무발명의 처분ㆍ관리 및 보상 등에 관한 규정 시행규칙

 

유의할 점은, 산업재산권은 별도의 출원, 등록 등 절차를 모두 거쳐야 보호의 대상이 되지만 저작권은 별도의 절차 없이 창작 그 자체만으로 보호의 대상이 된다는 점이다.  저작권이 main 검토의 대상이 되는 경우는, 저작권 창작 외에도 등록이 일반적으로 이루어지는 산업인 경우가 많다(예: 출판물, 음반산업 등).

 

관심의 대상(2) - 계약에 의하여 구현되는 지식재산에 관한 권리

 

소위 ‘라이선스 계약’이 영업의 핵심적인 요소를 이루는 회사(예: 바이오 회사 등)의 경우, 라이선스 계약에 관한 사항을 영업계약 항목에서 이를 다루게 되지만, 그렇지 않은 경우 지식재산권 part의 검토 범위에 포함된다.

 

대상회사가 라이선스 계약을 체결하여 제3자의 지식재산권을 사용하는 경우, 또는 대상회사가 라이선스를 제3자에게 허여하거나 크로스 라이선스 계약(당사자들 상호 간에 라이선스를 공유하는 내용의 계약)을 체결하고 있는 경우, 본건 거래가 이와 같은 라이선스 조건에 미칠 영향(Change of Control 조항을 포함함)에 관한 분석이 필요하다.

 

소프트웨어 라이선스도 유의할 필요가 있다.

 

관심의 대상(3) - 부정경쟁방지법 / 영업비밀

 

관심의 대상 (4) - 도메인

 

법률실사에 따라서는 (엄밀한 의미의 지재권은 아니지만) 지재권의 범위에 포함하여 검토하는 경우가 있다. 대상회사가 사용하고 있는 도메인이름을 적법하게 등록하고 있는 여부, 대상회사가 사용하는 상표나 상호와 혼동을 일으킬 수 있는 도메인이름을 제3자가 등록, 사용하고 있는지 여부가 주요 검토 대상이 된다.